衡雪律师:形状构造类装潢受保护的条件

咪乐|刺激战场|直播 为破难攻坚出实招。


——简评“晨光”中性笔案

 

案号:一审:(2008)沪二中民五(知)初字第112

二审:(2008)沪高民三(知)终字第100

再审:(2010)民提字第16

 

关键词:不正当竞争、市场混同行为、知名商品特有的装潢、有一定影响的商品装潢、形状构造类装潢

 

【案情简介】

上海中韩晨光文具制造有限国内自产视频于2004921日经受让取得注册商标“晨光”, 注册证号为第1815587号,注册有效期自2002728日至2012727日,核定使用商品为第16类的笔、笔记本等。其后,经过晨光国内自产视频多年的销售和广告宣传,“晨光”牌笔类产品在消费者中获得了一定知名度,并多次获得上海市工商局、国家商标局等行政机关颁发的“知名商标”、“驰名商标”、“名牌产品”等荣誉。

晨光国内自产视频自20023月开始生产、销售K-35型按动式中性笔。2002719日,晨光国内自产视频向国家知识产权局申请了名称为笔(事务笔)的外观设计专利,该专利于2003219日获得授权公告,专利号为ZL02316156.6,后因未缴纳年费,于20051012日终止。K-35型按动式中性笔的外观与前述外观设计专利相同。

宁波微亚达制笔有限国内自产视频及其关联国内自产视频生产、销售的681型水笔的结构与K-35型中性笔相同。其笔夹上印有“WEIYADA”“681”等字样,环形不干胶上印有“WEIYADA”“E681”等字样。从整体上看,两者外观基本相同。

晨光国内自产视频认为微亚达国内自产视频681型水笔仿冒了其K-35型中性笔特有的装潢,构成不正当竞争,给其造成了巨大损失,故提起诉讼。

 

【裁判结果】

本案一审、二审法院均认为K-35型中性笔的“笔套夹”和“装饰圈”部分属于知名商品特有的装潢,微亚达国内自产视频的仿冒行为构成不正当竞争。

再审程序中,双方达成和解,微亚达国内自产视频撤回了再审申请,最高院准许。

 

【法律分析】

本案的争议焦点在于:形状构造类装潢是否受到反不正当竞争法保护以及受保护的条件。

本案纠纷发生及审理时,我国反不正当竞争法尚未修改,故法院援引的是1993年反不正当竞争法的相关规定。根据该法第5条第2项,经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称,包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品,损害竞争对手。国家工商行政管理总局1995年颁布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第3条第5款规定,装潢是指为区别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。根据该行政规章的规定,装潢似乎仅限于二维的、平面的文字、图案、色彩等装饰,而不包括三维的、立体的形状构造。

最高院在提审本案时认为,如果把装潢仅仅理解为附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合,就会把商品自身的外观构造排除在外,从而不恰当地限缩了装潢的范围。

最高院明确,一般而言,凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰,都属于装潢。在外延上,商品的装潢一般可以分为如下两种类型:一类是文字图案类装潢,即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合;另一类是形状构造类装潢,即内在于物品之中,属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造,但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。这两类装潢,如果构成知名商品特有的装潢,都可通过反不正当竞争法的保护

最高院同时也指出,由于文字图案类装潢和形状构造类装潢的表现形态不同,决定了它们构成特有装潢的条件也存在一定差异。对于文字图案类装潢而言,消费者几乎总是习惯于利用它们来区分商品来源,除因为通用性、描述性或者其他原因而缺乏显著性的情况外,它们通常都可以在一定程度上起到区别商品来源的作用。一般而言,在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下,该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外,通常都可起到区别商品来源的作用,从而构成知名商品的特有装潢。形状构造本身与商品本体不可分割,相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分,而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来。即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品,在缺乏充分证据的情况下,不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论。因此,对于形状构造类装潢而言,不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认为该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用,更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢。因而,认定形状构造类装潢构成知名商品特有装潢,需要有更加充分的证据证明该种形状构造起到了区别商品来源的作用。与外在于商品之上的文字图案类装潢相比,内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件。这些条件一般至少包括:1、该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。2、通过在市场上的使用,相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来,即该形状构造通过使用获得了第二含义。也就是说,一种形状构造要成为知名商品的特有装潢,其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的,它还必须能够起到区别商品来源的作用。

 

【律师点睛】

一、“知名商品特有的装潢”可作为保护形状构造类的产品装潢设计的“补丁”

企业为了保护其对产品形状构造的装潢设计,可以申请外观设计专利。如果该装潢设计能起到识别产品来源的作用,还可以申请注册商标。但是,如果企业因为不了解知识产权制度,而未能向有关行政机关申请相应知识产权,或者发生知识产权管理的错漏,例如,产品公开上市销售后方才提出外观设计专利申请,导致该专利辞嗣后被无效,是否就意味着无法保护其装潢设计呢?别着急,反不正当竞争法还给企业提供了一个名为“知名商品特有的装潢”(2017年第一次修改后的反不正当竞争法第6条第1项表述为“他人有一定影响的商品装潢”)的“补丁”[1]

正如在本案中,晨光国内自产视频虽然申请了外观设计专利,但是该专利在纠纷发生时已经终止。另一方面,其K-35中性笔经过多年销售和宣传,已经成为“知名商品”,其“笔套夹”和“装饰圈”等形状构造类装潢设计也已经在相关公众中具有显著性,构成“特有装潢”,故最终通过反不正当竞争法获得了保护。类似的例子还有很多,例如,在“卡地亚蓝气球”案件中(南京中院,20162017年),原告卡地亚国内自产视频就其知名商品“蓝气球”手表的基础设计申请过外观设计专利,但该外观设计专利未包括其“罗马数字时标及特殊排列、环形轨道设计及在三点钟位置形成的凹弧、蓝色剑形指针、金属护弓、雕纹表盘”等设计特征。在遇到竞争对手仿冒时,卡地亚国内自产视频通过外观设计专利侵权之诉结合侵犯知名商品特有的装潢之诉两个诉讼案件,全面保护了其“蓝气球”手表的全部装潢设计。

 

二、外观设计、立体商标、知名商品特有的装潢三种保护途径各自之利弊以及该如何选择

1、形状构造类产品装潢设计申请外观设计专利的利弊

利:1)在外观设计专利侵权纠纷中,权利人的举证负担相对较轻。权利人无需证明商品的“知名”亦或装潢的“特有”,仅需证明侵权产品与自身设计构成相同或近似即可。

2)司法实践中,相较其他类型的知识产权及不正当竞争案件,专利案件的的判赔额度往往更高。[衡1] 

弊:1)外观设计专利的申请和维护需要花费时间和金钱,且保护期有限,仅为十年。

2)我国不像在某些欧美国家那样可以直接保护可分割的产品局部外观设计,仅能对外观设计进行整体保护。假设竞争对手改变设计方案中构成通用设计的部分,仅仿冒新颖、显著的局部设计,则可能不构成相同或近似,从而规避侵权责任。

3)虽然在本案中,最高院认为“在知识产权领域内,一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象,其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力”,所以即使晨光国内自产视频曾经申请过外观设计专利,且该专利已经失效,仍可以作为知名商品特有的装潢,受反不正当竞争法保护。但是,事实上,理论界和司法实践中对于已申请外观设计专利的商品外观在专利权终止后能否再依据反不正当竞争法或其他知识产权法进行保护,一直是存在争议的。例如,在“老谢榨菜”一案中(【2013】浙嘉终字第5号),法院认为,保护期届满的外观设计即进入公共领域,如果再对其进行著作权保护,会损害公众的信赖保护利益。

2、形状构造类产品装潢设计申请立体商标的利弊

利:1)理论上商标权可以无限续展,故可获得永久保护。

2)在诉讼中,权利人无需证明商品的“知名”或装潢本身的“特有”。

弊:1)立体商标的注册与维护需要付出一定的时间和金钱。

2)实践中,属于产品自身形状构造的一部分的立体商标的注册成功率较低,审查机关往往认为消费者不会将该种形状构造看作商标,因此该种标志缺乏显著性,不应予以注册。

3、形状构造类产品装潢设计作为知名商品特有的装潢进行保护的利弊

利:1)知名商品特有装潢的保护不以申请注册为前提,故无需花费时间和金钱。

2)如果企业因为知识产权管理的疏漏,而未能正确申请、注册相应权利的,亦可以通过知名商品特有的装潢获得附加的、补充性的保护。

弊:1)无论是1993年文本下对于商品“知名”、装潢“特有”的要求,还是2017年文本下对商品装潢“有一定影响”的要求,都可见,反不正当竞争法对商品装潢的保护,必须以一定商誉的累积为前提。换言之,如果相应产品和装潢的并未在相关公众中产生一定影响,则很难通过反不正当竞争法获得保护。

2)如上所述,相应的,在诉讼中,权利人的举证责任较重,需要对产品和装潢在公众中的认知度进行举证。

综上,以上每一种保护途径,都各有其利弊。企业应当根据自身情况,综合考量,谨慎选择。

一般情况下,笔者个人倾向的做法是,如经费允许,先考虑申请外观设计专利(或立体商标)。外观设计专利保护期限届满后遇到竞争对手仿冒,如果商品已累积了一定商誉,装潢本身有一定影响,可考虑再通过反不正当竞争法来追究责任。

 

三、借鉴竞争对手保护期届满的外观设计专利,仍应小心“踩坑”

日常经营中,企业往往会密切关注竞争对手的外观设计专利,一旦其保护期届满,进入公共领域便考虑借鉴、使用。本案给企业提了个醒:竞争对手已终止的外观设计专利也未必完全进入公共领域。企业一定要仔细考量该设计是否已经在相关公众中有一定影响,是否具有显著性,能够识别产品来源,以避免踩入侵权的坑。

 

作者:衡雪律师,南京知识律师事务所

 

 


法务咨询

E-mail: cnip@cool-handbags.com
Tel: 025-83716528
 

法律声明

未经本网站许可,任何人不得擅自(包括但不限于:以非法的方式复制、传播、展示、镜像、上载、下载)使用,或通过非常规方式(如:恶意干预本网站数据)影响本网站的正常服务。否则,本网站将依法追究法律责任。

关注国内自产视频

官方微博

请扫描二维码

官方微信

请扫描二维码

Copyright@2015 | 知识律师事务所 | 版权所有 | 苏ICP备08008160号
百度